上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司因与邓应章商标侵权纠纷

　　文号:（2009）长中民三初字第0087号

　　上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司因与邓应章商标侵权纠纷，于2009年2月25日向本院提出诉讼。本院于2009年2月26日立案受理，并向各当事人送达相关法律手续，指定举证期限至2009年6月15日。本院依法组成合议庭于2009年6月18日15时公开开庭审理了本案。原告委托代理人付爱弟、被告委托代理人何宝雄均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告诉称：原告从第1385773号上岛图文组合注册商标的商标注册人上海上岛咖啡食品有限公司处取得了该商标在上海市浦西地区、湖北省、湖南省及江西省范围内的独占许可使用权，并有权以自己名义进行维权和诉讼。被告于2004年4月29日与原告签订了加盟协议，约定邓应章可使用上述上岛商标在浏阳开设上岛咖啡店，期限为3年，至2007年7月31日止，并约定加盟合约可续签，续签为3年1期，续约金为10万元，一次付清。到期后，双方未续约。原告发现，被告在未续约的情况下，继续在浏阳市劳动中路88号经营场所内及店招牌上使用了上岛商标及上岛咖啡文字，在菜单、餐牌、筷套、纸巾等配套服务上使用了上岛组合商标。原告认为，被告的上述行为已侵犯上岛组合商标专用权，并已对原告造成实际损失，诉请法院判令：1、被告停止使用“上岛加图形”商标，并拆除上岛咖啡招牌、标章、图形及文字等相关记号，赔偿原告侵权损失30万元人民币；2、案件受理费由被告负担。

　　被告邓应章答辩称：被告与原告之间只存在合同纠纷，不存在侵权纠纷；原告未依约退回被告交的5万元保证金，因此合同继续有效。

　　为支持自己的诉讼请求，原告在举证期限内提交了如下证据：

　　证据1、原、被告于2004年4月29日签订的《加盟合同书》，原告认为，该合同已于2007年7月31日终止，此后被告无权再使用第1385773号上岛图文组合注册商标。

　　证据2-3、上海市公证处第（2005）沪证经字第8536号、第8537号公证书，该两份公证书系对第1385773号上岛图文组合注册商标的注册证原件的公证，证明该商标的现商标注册人是上海上岛咖啡食品有限公司。

　　证据4、上海上岛咖啡食品有限公司于2007年4月28日出具给原告的《授权许可书》，原告以此证明其就第1385773号上岛图文组合注册商标取得了相关地区的独占使用权，并有权以自己的名义维权。

　　证据5、浏阳市公证处（2009）浏证字第23号公证书，原告以此证明被告目前正在继续使用第1385773号上岛图文组合注册商标。

　　被告对于原告的证据1-4无异议；被告认为原告的证据5公证书中载明了公证地点为浏阳市劳动路88号，而不是劳动中路88号，且消费发票上加盖的公章是上岛咖啡食品有限公司浏阳店的公章，与被告经营的个体工商户字号不同，不是同一主体，故不能证明被告在公证时，仍然在继续使用上岛咖啡商标和其他标志。

　　开庭后，由于被告否认原告证据5的效力，原告的委托代理人再次赴浏阳取证，并由浏阳市公证处出具（2009）浏证字第314号公证书（补充证据1）。原告将该公证书作为补充证据提交。被告对该公证书无异议。

　　同时，为澄清主体问题，原告还补充提交了《上岛咖啡区域使用许可协议》（补充证据2，无原件）、张颉向原告出具的《授权书》（补充证据3）。被告认为补充证据2无原件，不予质证；对补充证据3无异议。

　　被告于庭审过程中向法院提交了一份被告2004年7月28日向原告支付5万元经营保证金的收据。

　　原告则认为，被告的该证据超过举证期限，且系合同履行过程的权利义务，与本案无关。

　　对于双方当事人的证据和质证意见，本院认为被告在认同原告提交的补充证据1之后，对原告证据5的异议已不成立，除补充证据2无原件外，原告的其他证据真实、合法且与本案有关联性，可以作为本案的定案证据；被告认为由于原告未返还其保证金，因而合同并未终止，因而提交其押金证明作为证据，尽管该证据已过举证期限，但作为被告的唯一抗辩证据，与确定本案所涉之侵权事实是否成立具有关联性，亦可以作为本案定案证据。

　　经审理查明，2004年4月29日，原告与被告签订《上岛咖啡加盟合同书》约定：原告授权被告使用“上岛咖啡”文字、图形以及商标标章的招牌，使用期限自2004年8月1日至2007年7月31日；被告不得私自以“上岛咖啡”之文字或类似文字或其商标制作任何物品；为保证“上岛咖啡”之品质形象，被告营业所需的原料、器具、服装及其它物料必须由原告统一进货；合同签订时，被告当日向原告支付加盟金25万元、设计费5万元、培训费6万元、经营保证金5万元、物料预付款5万元，合计46万元；本授权关系期满十日内经双方同意，被告可向原告支付10万元办理续约手续，逾期未续约本约自然失效；届满无续约时，依法同意解除或终止。

　　根据上述合同，被告经营位于浏阳市劳动中路88号的“浏阳市淮川上岛咖啡店”。该咖啡店的经营形式为个体工商户，登记业主为邓应章，即本案被告。

　　在合同到期后，双方未续约。

　　经原告申请，浏阳市公证处对原告的取证过程进行了公证，并出具（2009）浏证字第23号、（2009）浏证字第314号公证书，该两公证书记载了原告的委托代理人付爱弟分别于2009年2月6日、6月23日两次赴位于湖南省浏阳市劳动中路88号的上岛咖啡中西餐厅消费，并取得相关发票的经过。据公证书记载，2009年2月6日付爱弟取得的消费发票上加盖的印章为“上岛咖啡食品有限公司浏阳店”、消费金额为168元；2009年6月23日付爱弟取得的消费发票上加盖的印章为“浏阳市淮川紫阳饭庄”、消费金额为268元；该经营场所内悬挂的税务登记证为“浏阳市淮川上岛咖啡店”；在该经营场所的门店店面、装修、餐巾纸、菜单及小食品等上均标有上岛组合商标或上岛咖啡文字。

　　另查明，2007年4月28日，上海上岛咖啡食品有限公司向出原告出具授权许可书。该授权许可书记载：作为第1385773号上岛图文组合注册商标的商标注册人，上海上岛咖啡食品有限公司许可上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司法定代表人张颉在该商标的有效期内（2000年4月14日至2010年4月13日）、在上海浦西地区、湖北省、湖南省及江西省范围内独占使用上述商标，并许可其使用上述商标开设“上岛”咖啡馆或与他人签定上岛咖啡加盟协议书。对于上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司或张颉在该授权许可书签发之前或之后在商标有效期内和许可区域内对外签定的上岛咖啡加盟协议书，该公司均予以认可。上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司或张颉在其独占许可范围内发现有侵犯该注册商标的行为，可独自搜集证据，并有权以自己名义对侵权行为提起诉讼和获得赔偿。2006年12月20日，张颉授权原告上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司在其授权范围内正常开展上岛咖啡的特许连锁经营活动。

　　本院认为，根据第1385773号注册商标的商标注册人上海上岛咖啡食品有限公司的授权，本案原告有权以自己的名义在授权范围内进行维权并获取赔偿。本案双方当事人曾就该商标的许可使用签订合同，本案的争议在于被告自2007年7月31日之后，能否继续使用该商标。根据原告与被告于2004年4月29日签订的《上岛咖啡加盟合同书》约定，授权关系期满十日内经双方同意，被告可向原告支付10万元办理续约手续，逾期未续约本约自然失效；届满无续约时，依法同意解除或终止。上述合同并未将返还保证金约定为决定合同效力的条件，因此原告是否返还或是否应当返还保证金，与双方的合同关系是否终止没有必然联系，被告以原告未返还保证进行不侵权抗辩，没有法律或合同依据，该辩论意见本院不予采信。本院认为，被告在合同期满后，未与原告或其他权利人签订许可合同或以其他方式获得该商标的合法使用权，其行为已构成对第1385773号注册商标的侵犯，被告在原告获得授权的区域内实施侵权行为，原告要求被告承担停止侵权、赔偿损失的民事责任的诉讼请求应予支持。根据我国商标法第五十六条的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。原告在开庭过程中陈述，由于被告未续约，因此应当根据新加盟金25万元并考虑到原告的其他获利及损失共计主张30万元的赔偿。本院认为，本案虽无法查明被告的实际获利，但由于原、被告之间先前合作关系的存在，按新加盟费用确定赔偿数额显然不妥；同时，由于被告的行为已实际构成商标侵权，这种未经许可而擅自使用他人商标的行为，有悖诚实信用原则，因此被告要求根据以续约费为基础，参照实际使用时间和该商标的注册有效期将至2010年4月13日终止等因素予以按比例减少的辩论意见，也不予采信；对于本案实际损失的确定，应当考虑以下因素，予以综合确定：⑴原、被告之间先前存在加盟许可关系；⑵根据合同约定，如双方续约，则被告需要向原告支付10万元；⑶除加盟金外，原告在合作期间还能从向被告提供物料等渠道获取一定的利润；⑷尽管原告未对合理费用提出专门主张，仍应考虑到原告确已为本案支付了一定的费用。另外，原告在诉讼请求中还将“拆除上岛咖啡招牌、标章、图形及文字等相关记号”等作为具体的诉讼请求提出。本院认为，这些措施属于对停止侵权进行具体执行时采用的方法，不独立于停止侵权这一诉请而存在，故不单独予以判决支持。据此，依据《中华人民共和国商标法》第四条、第五十二条第㈠项、第五十六条第一、二款，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定，判决如下：

　　一、被告邓应章立即停止使用第1385773号注册商标及与该注册商标文字或图形部分相同的文字和图形的行为。

　　二、被告邓应章在本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司经济损失11万元。

　　三、驳回原告的其他诉讼请求。

　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　本案受理费6600元，由原告上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司负担600元，被告邓应章负担6000元。上述款项已由原告预交，由被告直接给付原告。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖南省高级人民法院。

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　　审 判 长 余 晖

　　审 判 员 尹承丽

　　代理审判员 肖娟闻

　　二○○九年八月六日

　　书 记 员 谢晋